今天小编分享的教育经验：海外实务指引企业出海知识产权如何合规，欢迎阅读。
发言 | 王晓丹，观韬中茂律师事务所高级顾问
来源 | 北京智睿海外知识产权研究院， 管理洞察
咨询合作 | 13699120588
注：整理自《中国企业出海知识产权合规管理》活动嘉宾分享，文章为作者独立观点
中国企业 " 出海 " 知识产权合规特点
1.企业自有海外知识产权较少，海外知识产权制度运用困难。企业出海初期规模小，拥有的海外知识产权数量较少，因此难以充分运用相关权利制度。
2.海外相关基础知识产权比较多，海外知识产权纠纷防不胜防。如通信领網域专利技术较多，即使不存在侵权的恶意，企业遭遇知识产权诉讼的概率仍较大。
3.企业知识产权团队尚不完善，海外知识产权人员经验不足。企业出海初期知识产权团队经验不足，难以作为企业的坚强支撑，应对纷繁复杂的海外知识产权纠纷。
4.海外市场销售额尚小，企业遭遇纠纷后进退两难。海外知识产权纠纷应对费用成本较高，甚至超过一些企业 " 出海 " 的销售额，一些企业在海外遭遇纠纷后面临着是否积极应对的两难抉择。
5.对" 出海 " 目标不了解，对 " 出海 " 步骤不明确。企业对目标市场以及知识产权制度、诉讼情况不了解，未制定清晰的目标。
出海企业风险防控策略
（一）出海企业专项化风险防控策略
1.商标领網域。以美国为例，存在比较敏感的商标标识，如 HDMI、MicroSD 等，企业出口前应当主动进行商标风险排查，确保已经获得商标权利人的许可。
2.专利领網域。应当注意专利布局、专利风险排查、专利许可以及专利购买情况。
（1）专利布局包括基础布局、攻击性布局以及防御性布局。将现有技术以专利形式进行保护的方式便是基础布局，该种方式比较适合小型企业。将自己不常使用但竞争对手经常使用的技术，以专利形式予以保护称为攻击性布局。防御性布局则针对自己或者竞争对手可能使用的技术以专利形式进行保护。
（2）专利风险排查应考虑到时间、范围以及排查结果处理。当技术方案基本确定时便需要进行风险排查。此时排查的优势在于：
①便于整改技术方案。
②对技术方案进行提升。
排查范围包括地網域范围、属性范围和专利权人。地網域范围依据企业产品出口地区而定。属性范围包括授权专利和申请中专利，建议排查授权专利，申请中专利作为补充。专利权人的排查范围可从频繁发生诉讼、竞争对手等方面进行筛选。
就排查结果而言，如果方案侵权，可采取的措施如下：
①在不影响产品性能以及成本控制的前提下及时进行技术整改；
②无法整改技术方案时，可以提出对方专利无效；
③诉前取得专利权人的许可。
（3）专利购买事前评估的内容包括：
①该专利是否侵权；
②专利被无效的可能性；
③以该专利权为基础，提起侵权诉讼可获得的赔偿额。建议企业将专利购买作为常态化任务。
（二）出海企业常规化风险防控策略
出海企业常规化风险防控策略包括：
1.经费预算。企业安排预算时不能仅仅关注已经产生的收入，还要着眼于未来市场的预测。
2.人员管理。企业的管理团队中应有海外知识产权管理的专业人员。
3.合规授权。企业在合规管理方面要設定常规负责人和项目小组应对海外知识产权纠纷。
4.意识培养。主要针对技术人员进行海外知识产权相关的常规化培训，从技术设计的根源上规避风险。
5.制度建设。建立海外诉讼的分工机制与预案，可以考虑設定海外主体，灵活运用海外主体降低国内主体风险。
出海企业专利合规管理
（一）识别机会
通过识别现有技术定义潜在的创新机会并对其进行有限排序，具体工作内容如下：
1. 研发立项阶段，专利管理团队等前端职能小组要开展常态化专利监控工作，形成专利地图；
2. 前端职能小组应加入项目小组，在研发立项阶段时根据专利地图，规避风险，提供机会；
3. 项目小组与前端职能小组对照专利地图，规划创新工作。尽早开展相关工作，避免闭门造车，同时规避侵权风险。
（二）创建概念
创建概念是指某一专利方案或者专利产品开发的起点。通过对收集到的专利信息进行梳理，结合公司的发展创新方向，定义专利产品或者方案。企业可依据识别的机会，从知识产权角度支持概念的形成，并选择潜在概念。具体工作内容包括：
1. 专利申请团队等中端职能小组介入，根据专利管理团队等前端职能小组提供的专利信息，识别现有知识产权布局的空白与不足；
2. 结合企业创新活动与专利价值评估，选择空白与不足点，并形成专利保护的初步概念；
3. 依据初步的专利保护概念，指引创新小组创新方向；
4. 专利管理团队等前端职能小组依据创新方向继续更新专利信息。
（三）验证概念
调查和评估潜在概念知识产权风险，寻求知识产权保护，具体工作内容包括：
1. 紧跟创新活动的不断推演，进行专利侵权风险排查（FTO），避免风险；
2. 根据企业与市场的环境不断调整专利排查的范围；
3. 形成专利排查报告。
（四）开发方案
坚持知识产权保护与风险防控并轨运行，以促进创新为目标确定开发方案。具体工作内容包括：
1. 根据创新方案，查漏补缺专利排查，避免风险；
2. 创新方案的演进带动专利申请的不断演进；
3. 处理开发阶段专利排查结果，以价值最大化和风险最小化为原则进行规避设计、寻求合作和许可并做好无效准备；
4. 形成专利排查报告。
（五）部署方案
有效部署知识产权管理活动，为企业创新提供全生命周期的保驾护航。具体工作内容：
1. 专利运营团队等后端职能小组根据获得权利研究市场，寻找运营机会，保护创新；
2. 专利申请团队等中端职能小组跟踪获权过程，及时有效处理申请事宜；
3. 专利管理团队等前端职能小组及时更新专利导航信息，寻找新的机会，开启新一轮的循环。
出海企业应对知识产权诉讼实务性建议
各国关于知识产权的程式规定相差较大，但实体规定相差无几，可以从整体上对知识产权纠纷进行把控。就出海企业应对知识产权诉讼实务提出如下建议：
1.迅速了解原告。了解诉讼原告方的身份以及对方的诉讼目标是商业目的还是维护合法权益。
2.制定诉讼目标。根据相对方的诉讼目的，选择己方的诉讼目标，制定诉讼计划。
3.做好预算管理。尽可能详细规划诉讼成本，做到预算管理与诉讼应对同行。
4.聘请专业机构。尤其在美国应对知识产权诉讼，必须寻找专业的律所和专家证人。
5.控制应对成本。在美国应对知识产权纠纷，控制总的诉讼成本以及各诉讼阶段的诉讼费用。
6.侵权分析和规避设计。邀请律师和研发工程师沟通明确是否构成侵权。如果构成侵权，做好规避设计，否则影响后续企业产品进入美国市场。
7.是否提起无效。337 程式中不建议提出专利无效请求，而在地区法院审理侵权案件，需尽早提起专利无效请求。
8.选择和解谈判的恰当时机与策略。应当一边寻找和解谈判的机会，一边积极应诉，而不能过于依赖谈判和解。
